‘Testarossa’: confermata l’esclusività dell’utilizzo da parte della ‘Ferrari S.p.A.’

Salvo il marchio ‘Testarossa’. Nessuna decadenza della ‘Ferrari S.p.A.’. Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenze del 2 luglio 2025 del Tribunale dell’Unione Europea), i quali hanno smentito la posizione assunta dall’‘Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale’, che, a fronte di due domande di dichiarazione di nullità del marchio ‘Testarossa’, aveva stabilito la decadenza della ‘Ferrari’ dai suoi diritti su tale marchio, e ciò perché il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, tra il 2010 e il 2015, non era stato oggetto di un uso effettivo all’interno dell’Unione Europea per i prodotti (automobili, pezzi di ricambio e accessori, nonché modellini di automobili) per i quali era stato registrato nel 2007.
Per quanto riguarda le automobili ‘modello Testarossa’, il Tribunale precisa che la loro costruzione ha avuto luogo tra il 1984 e il 1996, dopo di che solo le automobili usate sono state commercializzate da concessionari o distributori autorizzati dalla ‘Ferrari’. A tal riguardo, i giudici rilevano che l’utilizzo del marchio da parte del suo titolare, conformemente alla sua funzione essenziale, ossia di garantire l’identità di origine dei prodotti per i quali è stato registrato, al momento della rivendita di prodotti di seconda mano, può costituire un uso effettivo. Ciò si applica anche al suo uso da parte di terzi con il consenso del titolare, che sia esplicito o implicito.
Prendendo poi in considerazione gli usi e le caratteristiche del particolare mercato delle automobili, il Tribunale ritiene che la vendita di un’automobile usata da parte di un concessionario o di un distributore autorizzato possa essere riconosciuta come effettuata con il consenso implicito del titolare del marchio, in ragione dell’esistenza di un’autorizzazione che stabilisce un legame tra tali due società. Tale legame presuppone che il titolare del marchio abbia autorizzato il concessionario o il distributore autorizzato ad utilizzarlo. Inoltre, il Tribunale rileva che la Ferrari è stata coinvolta nella vendita di alcune automobili usate ‘modello Testarossa’ da tali concessionari o distributori autorizzati, mediante un servizio di certificazione dell’autenticità di tali veicoli. Quindi, il Tribunale conclude nel senso che la ‘Ferrari’ ha dimostrato di aver acconsentito implicitamente all’uso del marchio contestato da parte di terzi.
Per quanto riguarda i pezzi di ricambio e gli accessori, il Tribunale osserva che, anche per questi prodotti, l’uso del marchio è stato fatto, nel corso del periodo in esame, da parte di concessionari e distributori autorizzati. Inoltre, il servizio di certificazione offerto dalla ‘Ferrari’ comprende una verifica dell’origine commerciale delle componenti principali delle automobili ‘modello Testarossa’. Pertanto, il Tribunale conclude nel senso che l’impresa ha dimostrato il suo consenso implicito all’uso, da parte di terzi, del marchio in questione.
Per quanto, infine, riguarda i modelli in miniatura di automobili (giocattoli), il Tribunale sottolinea che l’apposizione, da parte di un terzo, di un segno identico ad un marchio registrato per giocattoli su modelli in miniatura di automobili può essere vietata soltanto qualora pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni di tale marchio, il che deve essere valutato a seconda delle caratteristiche del mercato dei modelli in miniatura di automobili. Il Tribunale considera che un terzo può usare un simile marchio senza il consenso del titolare, a condizione che l’uso che ne fa, sul modello in miniatura del veicolo, si limiti ad indicare al pubblico di riferimento che tale prodotto è una riproduzione fedele di un autentico modello di automobile. Al contrario, qualora l’uso del marchio da parte di un terzo vada oltre tale semplice indicazione e faccia, ad esempio, riferimento ad un accordo di licenza concluso con il titolare di tale marchio, sarà percepito come un’indicazione del fatto che tali prodotti provengono dal costruttore di automobili o da un’impresa economicamente collegata a quest’ultimo.
Dopo aver analizzato gli elementi di prova dell’uso del marchio contestato, il Tribunale rileva che esso è stato utilizzato, durante il periodo preso in esame, da parte di terzi, per modelli in miniatura di automobili, con la menzione ‘prodotto ufficiale su licenza Ferrari’. Quindi, i giudici ritengono che il marchio sia stato utilizzato conformemente alla sua funzione essenziale, ossia di garantire l’origine commerciale dei prodotti per i quali è stato registrato. Inoltre, il suo uso da parte di terzi per i modelli in miniatura di automobili è stato fatto con il consenso implicito della ‘Ferrari’.